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Escrito por: Abg. Liliana Rosanne Nolan

Cuando pensamos en marcas, por lo general, la mayoría imaginamos un nombre específico, distintivo o una imagen, logo o etiqueta, que anexamos a un producto o a la publicidad de un servicio, otorgándole una impronta, un sello de calidad y garantía, de manera a distinguir nuestros productos y servicios de aquellos pertenecientes a terceros y a la competencia.

Pero el término “marca” trasciende una simple denominación y una mera etiqueta, abarcando mucho más, incluso diversas formas, colores, sonidos y hasta los objetos en tres dimensiones (marcas tri-dimensionales) y el “trade-dress” o aquellos elementos que componen la apariencia externa de un producto, como sería la forma de un envase, la ambientación de un negocio, los tipos de letras utilizadas, etc.

De hecho, la definición dada por la Ley de Marcas de Paraguay, Ley 1294/98 es bastante amplia, entendiéndose por “marca” a: “….todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo…”¹

De manera que una marca puede consistir tanto en una palabra, como en un lema (eslogan), así como también en las disposición de los colores, etiquetas, envases, entre otros, siendo el listado meramente enunciativo, a partir de ello, pudiendo colegir que el significado es amplio y no restrictivo y que podríamos contemplar un sinfín de signos que, reuniendo las características que debe tener toda “marca”, a saber, siendo el mismo distintivo, podría ser registrado y protegido como una marca.

En ese sentido, la doctrina en general acepta que se puede considerar que el término “marca” puede contemplar diversos signos distintivos y originales, tales como los relieves, las frases publicitarias, las combinaciones de letras o de números, los envases, envoltorios y hasta la forma de los edificios.

En nuestro país, la doctrina del trade-dress o la aceptación de signos que no fueren los tradicionales no fue y sigue no siendo bien aceptada por las autoridades ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y, en una infinidad de casos, fueron rechazadas marcas sonoras, combinaciones de colores, envases, formas de edificios entre otros.

 

SENTENCIA NO. 227 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: ¿Un vuelco en la doctrina?

No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en una reciente sentencia emitida el 2 de junio de 2020, revirtió todo lo dispuesto anteriormente y por primera vez, admitió el registro de la combinación y disposición de colores, aplicados a un vehículo automotor.

En efecto, el Touring y Automóvil Club Paraguayo solicitó el registro del término GRUA T A C Py (Diseño y Emblema en Colores) con la etiqueta siguiente:

 

Grua Touring y Automovil Club Paraguayo

 

En la Clase 39 Int. para amparar “Servicios de asistencia mecánica y remolque”, intentando con ello proteger, no el diseño del vehículo en sí, sino la combinación y la particular disposición de los colores del vehículo. Dicha solicitud fue rechazada en varias instancias, tantos administrativas como judiciales.

Primeramente, fue rechazada por la Dirección de Marcas, luego, en grado de apelación, por la Dirección General de Propiedad Industrial y así también, por la Corte Suprema de Justicia, todos aduciendo que la solicitud no reunía las características de una marca.

En efecto, la Dirección de Nacional de Propiedad Intelectual consideraba que la solicitud de registro arriba referida se encontraba incursa en la prohibición del Artículo 2, inciso “c” de la Ley de Marcas² , en el sentido de que el automóvil o vehículo que presenta como originalidad no es de propiedad del solicitante en cuanto a su creación ni producción por lo que no se puede registrar o incluir como suyo lo que no le pertenece…..

La Corte Suprema de Justicia consideró lo contrario. Haciendo un análisis del tema en cuestión, la Corte dictaminó cuanto sigue:

  1. Que el solicitante pretendía registrar su diseño y emblema en colores, lo que se denomina en doctrina como Trade Dress….
  2. Que, conforme a la doctrina, el Trade Dress estaría constituido por el conjunto de elementos que identifican un producto, un servicio o un establecimiento determinado, y que permiten crear una diferenciación frente a aquellos comercializados en el mercado por terceros competidores. Constituye la apariencia externa del producto, como pueden ser la forma del envase, las etiquetas, los colores entre otros; y
  3. Que, ello estaría habilitado por el Artículo 1° de la Ley 1294/98, puesto justamente el mismo da una definición amplia y no restrictiva ni exhaustiva de que puede constituir una marca, siempre y cuando la misma sea distintiva, original y comprenda un vehículo para la promoción de productos en el mercado y su adquisición por parte de los consumidores.

Con ello, se ha obtenido una modificación, una inversión y transformación considerable en todo lo que respecta a la doctrina del Trade Dress y su aceptación en la legislación paraguaya. De aquí en adelante, finalmente se podrá aplicar lo dispuesto por el Artículo 1° de la Ley 1294/98 – De Marcas – en cuanto al registro de productos y la protección de distintos signos que, no comprendiendo marcas tradicionales, aún así pueden ser distintivos y permitir a los consumidores diferenciar un producto o un servicio de un individuo o una empresa determinada del resto.

¹Ley 1294/98 – Ley de Marcas – Articulo 1°: Artículo 1°. Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo.

² Ley 1294/98 – Ley de Marcas – Artículo 2°: No podrán registrarse como marcas: “…c) c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;…”

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